当前,国际经济融合不断深入,国外技术壁垒日益强化,国内企业、高校、科研院所,越来越意识到申请海外专利的必要性。但是,不少申请人特别是企业,对海外专利申请的认识不清晰,只意识到需要海外专利申请,不知道怎么选择走出去的专利,什么时候开始申请,走何种申请途径合适。
下面,对以上几点,作简要阐述,希望可以帮到有需要的申请人。
一、是否有必要提海外专利申请
申请人提海外专利申请有多种目的,从技术保护和企业经营角度,某项技术方案提海外申请前最好先考虑以下几点:
1、该技术是否有商业化可能。如远景上也无商业化可能,则申请意义不大;如有商业化可能,继续考虑以下第2点。
2、申请人是否会使用该技术,如申请人自己不使用,该技术是否对竞争对手有价值。如果两点都是否定的回答,则不建议申请;如至少有一点肯定,继续考虑以下第3点。
3、竞争对手能否通过逆向工程复制出与该技术所对应的产品。如回答否定,建议采用技术秘密的方法保护该技术;如技术可以被逆向破解,继续考虑以下第4点。
4、公司会否在目标国家或地区进行与该技术相关的产品销售、技术转让,竞争对手会否使用该技术在目标国家或地区生产或销售与该技术相关的产品。如果回答都是否定,申请的必要性不是很大;如果至少有一项的回答时肯定的,建议尽快启动海外专利申请。
此外,如果产品销售地政府机构或经销商对进口产品的知识产权比较关注,可能要求供应商提供自主产品知识产权保证,也需要申请人尽快在这些国家或地区启动海外专利申请,以拥有必要的进行自主研发创新的证据(除拥有授权专利,提出申请本身就是一种证据),扫清经营的障碍。
二、海外知识产权申请途径
目前,我国申请人海外申请专利主要有两种途径:《专利合作条约》(PCT)途径,以及《巴黎公约》途径。
1、《巴黎公约》途径。
依据《巴黎公约》,申请人在首次提起本国申请后12个月内(外观专利是6个月内),可向其他公约成员国(目前有167个成员国,绝大多数国家都是公约成员)提出申请,并要求享有优先权。
中国申请人选择巴黎公约途径,即在原中国申请日起12个月内(外观专利是6个月内),直接向目标国提出申请,并要求中国申请的优先权。
2、《专利合作条约》即PCT途径。
依据《专利合作条约》(Patent Cooperation Treaty,PCT),申请人只需要提交一件PCT国际申请,就可以在其成员国中同时请求多国对该发明进行专利保护。
中国申请人选择PCT途径,即在原中国申请日起12个月内,先提起PCT国际申请,并要求中国申请的优先权;然后,在最早优先权日30个月内(个别国家和地区这个期限略有不同),可以选择进入目标国。
3、两种申请途径的选择
《专利合作条约》(PCT)途径主要优势:提出PCT国际申请后,在提出目标国国家阶段申请前,申请人有较长时间的考虑期,可以在这段时间内充分考察专利技术的发展趋势、企业市场情况等情形之后后再做决策;另外,在提出进入目标国前,会收到国际局的检索报告,也可能已收到作为优先权的国内专利的审查意见,为判断进入目标国后专利的授权前景等,提供参考;PCT可以以中文提出,可以等确定进入国家阶段后,再翻译成目标国文字。PCT途径的主要不足,是PCT申请本身需要一笔费用,如果最后进入的国家数量少,会增加相当比例的申请总费用。
PCT方式适合:
1)预备在多个国家的申请专利;
1)申请人希望有更多的时间进行市场调研,根据初步检索结果,再决定是否进入目标国,提高资金使用效率;
2)利用PCT的灵活机制,在申请过程中对申请文件进行修改、调整。
另外,有些国家PCT进入更容易授权,或者通过PCT审查更快。
《巴黎公约》途径,主要适合:
1)欲寻求较少国家的专利保护,授权前景比较明确。
2)企业迫切获得专利权,比如已经在某个国家进行有关的技术、商业谈判或者授权许可谈判,需要通过专利增加谈判筹码;有关产品即将上市;有关产品在一国被仿冒或有迫在眉睫的仿冒危险;产品生命周期短。
海外专利申请,程序复杂,时间长,专业性强,申请人投入费用高,有意申请海外专利的申请人,在启动申请前,最好咨询有经验的专业代理机构和涉外专利代理师。
具体问题请咨询我司国际部同事:0571-88905099 黄律师